I. INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS PREVIOS. ASESORAMIENTO.-

El objetivo de las investigaciones y búsquedas previas a la tramitación de cualquier marca, nombre comercial, denominación societaria o nombre de dominio en Internet es evaluar las posibilidades de que el registro pueda llevarse a cabo en el ámbito territorial de protección y, cuando éste es supranacional, definir la mejor vía para conseguirlo. Con ello se trata básicamente de verificar que el distintivo elegido cumple con las normativa exigida para poder ser registrado, y una vez hecho esto, hallar los antecedentes que podrían obstaculizar el procedimiento seguido. Si se vislumbran problemas, debe ser el cliente el que tome la decisión última sobre la presentación de la solicitud.

Todo nuevo registro que nos es encargado viene precedido de una investigación previa de las referidas posibilidades, entregando al solicitante un informe simple de antecedentes, el cual suele ser suficiente para decidir. No obstante, si se requiere de una predicción de gran fiabilidad, debe solicitarse uno de los informes técnicos de viabilidad o de búsqueda abajo descritos, a un coste variable.

Para el caso de registros a nivel internacional, ofrecemos asimismo asesoramiento gratuito sobre la mejor forma de proceder, junto con una estimación de tiempos y costes de la vía propuesta.

En definitiva, lo que pretendemos es que ante cualquier nueva iniciativa de registro de un signo distintivo en uno o varios países, el solicitante sepa previamente cual es el mejor camino a seguir y las posibilidades que tiene de que el correspondiente procedimiento concluya con éxito, a través, en concreto, de los siguientes servicios documentales:

Informes de marcas por titular.-

Al igual que con las patentes, muchas veces interesa conocer la cartera de marcas, caducadas y en vigor, de una determinada empresa o particular.

Informes simples de antecedentes registrales .-

Informes de búsqueda de denominaciones parecidas para el registro de marcas nacionales, nombres comerciales, marcas comunitarias o internacionales, denominaciones sociales (registro Mercantil) y nombres de dominio en Internet, ofrecidos de forma gratuita, como parte de un servicio de solicitud y tramitación.

Estos informes orientativos son el resultado de contrastar a nivel semántico (no fonético) la denominación pretendida, con las marcas previamente inscritas que consisten o contienen dicha denominación o se asemejan al elemento figurativo, a fin de detectar aquellas que son potencialmente obstaculizadoras. Incluyen una opinión de registrabilidad que valora la importancia de dichos antecedentes y las prohibiciones de registro. Si bien implican un cierto margen de error, al no recoger la totalidad de parecidos fonéticos, suelen ser suficientes para tomar una decisión sobre el procedimiento de registro.

Informes de viabilidad de marcas nacionales y nombres comerciales; búsqueda de distintivos registrables .-

Los informes de viabilidad están indicados cuando se requiere de una gran seguridad sobre si un determinado distintivo va a poder ser registrado como marca o nombre comercial en España sin tener que esperar los seis o siete meses que en el mejor de los casos dura el procedimiento de tramitación, lo que ocurre, por ejemplo, cuando en base al mismo se va a realizar una inversión promocional importante o a constituir el nombre de una empresa.

Estos informes técnicos, ofrecidos siempre tras un análisis de prohibiciones y búsqueda simple de anterioridades con resultado favorable, son realizados en base a la aplicación informática Inpamar de la OEPM, que permite el contraste a nivel fonético de una marca con respecto al banco español de marcas registradas o en tramitación. Incluyen un riguroso análisis de las prohibiciones de registro, tomando como referencia para ello bases de datos internas de casos resueltos, y, en el supuesto de que el distintivo pretendido no resultase registrable, una búsqueda de equivalentes que si lo sean.

También pueden ser orientados a la búsqueda de un distintivo que sea registrable, biena partir de varias marcas propuestas por el solicitante, normalmente según orden de preferencia, o a partir de una idea entorno a un determinado término o dibujo identificativo de una cualidad del producto o servicio que se pretende distinguir.

Informes de viabilidad de marcas comunitarias e internacionales .-

Los informes de viabilidad para España arriba descritos pueden extenderse al registro de marcas comunitarias e internacionales para los Estados designados. Son más laboriosos de realizar e implican un mayor margen de error, al haber países que no ponen a disposición del público sus bases de datos de signos distintivos, pero pueden ahorrar mucho tiempo y costes innecesarios si se sabe la marca inicialmente planteada está registrada en los países objetito.

Informes de viabilidad simultanea de marcas, nombres de dominio y denominaciones societarias; búsqueda de distintivos conjuntamente registrable.-

Adecuados para cuando el fin último es predecir si una determinada denominación, además de ser registrable como marca o nombre comercial, puede ser dada de alta en el Registro Mercantil y/o como nombre de dominio en Internet. Esta doble o triple necesidad de protección puede ser importante para la imagen corporativa de muchas empresa, teniendo en cuenta además que se trata de registros independientes, con sus propias normas de acceso.
Estos informes complementan los de viabilidad de marca nacional con búsquedas de antecedentes en el Registro mercantil y en el de nombres de dominio de segundo y tercer nivel (dominios “.es”, “.com”, “.org”, “.es.com”, etc.).

Informes de estrategia y estimación de costes para registro de marca a nivel internacional .-

El objetivo de estos estudios es ofrecer la mejor alternativa en términos de seguridad jurídica y minimización de costes y requerimientos administrativos, para registrar una marca en uno o varios países extranjeros. Incluyen una estimación de los plazos y costes (tasas oficiales y honorarios profesionales aproximados) del procedimiento propuesto. Son realizados gratuitamente para nuestros clientes, como estudio previo a toda solicitud y tramitación internacional, y en especial cuando cabe la posibilidad de beneficiarse de algunas de las subvenciones otorgadas por las Administraciones públicas para la internacionalización de las empresas o el fomento de la imagen de marca en el exterior..

II. REGISTROS DE MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS A NIVEL MUNDIAL.-

En calidad de Agencia oficial de propiedad industrial, registramos marcas y nombres comerciales tanto en España, actuando directamente ante la OEPM de Madrid, como en cualquier parte del mundo, recurriendo normalmente para ello a la vía de marca comunitaria o de marca internacional, aunque si es preciso, también intervenimos ante la Oficina nacional de cualquier Estado a través de Agentes corresponsales en el extranjero.

Si el cliente lo precisa, también le gestionamos la inscripción de la denominación social de su empresa en el Registro Mercantil..

Los servicio prestados en este campo de las marcas y los signos distintivos son resumidos a continuación; todos tienen el sello de nuestra idea de empresa orientada a resultados: la garantía al cliente de que los suspensos por oposiciones de terceros u las objeciones de los examinadores a que hayan lugar, van a ser superados (previo estudio con conclusión favorable).

Marcas nacionesles y nombres comerciales .-

Preparación de las solicitudes de registro para España de marcas y nombres comerciales, incluyendo, en el caso de marcas mixtas o gráficas, el diseño y composición final del logotipo ideado.

Presentación y tramitación de los procedimientos, defendiendo cada solicitud ante las objeciones por prohibiciones absolutas y frente a las oposiciones de terceros, hasta la resolución del expediente.

El servicio se caracteriza por una vigilancia de la marca desde el momento de su solicitud, es decir, sin esperar a que esté registrada para realizar el seguimiento de parecidos, y especialmente, por el comentado compromiso con el solicitante de conseguirle un registro que hemos estimado previamente como factible, aunque sólo haya sido a través de una opinión en informe simple, en el sentido de que todo el incremento de trabajo que puede suponer la contestación de un suspenso por objeciones oficiales u oposiciones de terceros, será facturado únicamente por resolución de concesión.

Denominaciones sociales.-

La inscripción de las denominaciones sociales de la empresas en el Registro Mercantil también la llevamos a cabo si el cliente así nos lo pide.

En tal caso, previas indagaciones necesarias, gestionamos el certificado de denominación ante el Registro Mercantil Central, y si este resulta negativo, procedemos a dar de alta a la denominación social de la empresa en el Registro Mercantil provincial correspondiente. Dicha certificación favorable permitirá al cliente solicitar al notario la escritura de constitución de la sociedad.

Marcas colectivas y de garantía.-

Nuestro servicio de registro también abarca a las marcas colectivas y de garantía, es decir, aquellas marcas registradas por las asociaciones de productores, fabricantes o comerciantes, o las que certifican la calidad o el origen de los productos y servicios. El servicio incluye la elaboración del Reglamento de uso de estas marcas, así como la gestión del informe de conformidad del mismo a través de la Administración competente.

Marcas comunitarias .-

Dadas las peculiaridades del sistema de marcas comunitarias, con un grado de incertidumbre inicial considerable y una fase de oposición más compleja que en el caso español, cuando nos encargamos del registro de una de estas marcas, separamos lo que es el procedimiento de tramitación y examen de oficio, de la posible fase de oposición y, en su caso, del procedimiento de transformación de la solicitud en solicitudes de marcas nacionales para uno o varios Estados miembros.

En la intervención en el procedimiento de oposición de una solicitud de marca comunitaria intentamos siempre alcanzar un acuerdo con el oponente en la fase de “cooling off” que, siendo favorable para nuestro cliente, ponga fin al proceso de oposición, negociando en el idioma del procedimiento (inglés o francés normalmente) y haciendo las modificaciones oportunas, y si ese acuerdo no fuera posible y entendiésemos que la marca debe ser registrada, apostamos fuerte por ello en la fase contradictoria del proceso, al asumir directamente la carga de costas, tanto si somos los vencedores como los perdedores. Es decir, partiendo de un precio razonable para el cliente, si ganamos, cobramos las costas, pero si perdemos, el importe cobrado lo tenemos que desembolsar a favor de la parte oponente.

Marcas internacionales .-

En el marco del Arreglo y del Protocolo de Madrid, registramos vía marca internacional un distintivo previamente inscrito en España en cualquier de los más de cien países que forman parte del Sistema, hasta la resolución del expediente en cada uno de los Estados designados. También extendemos el registro de una marca internacional ya existente a otros nuevos Estados, utilizando para ello la fórmula de designación posterior.

De cualquier modo, el servicio relativo a marcas internacionales incluye una investigación previa orientativa de posibilidades que abarca, para muchos de los países, el banco de marcas nacionales con efectos en los mismos. Sin embargo, al igual que ocurre con las marcas comunitarias, a priori no es posible conocer todos los antecedentes relevantes que pudieran obstaculizar el proceso en fase nacional, por lo que aquí también separamos lo que es la solicitud y tramitación del procedimiento de la contestación a los rechazos provisionales que pudieran tener lugar en cada uno de los Estados designados.

La contestación a dichos rechazos provisionales por oposiciones o reparos oficiales durante la tramitación en cada uno de los Estados parte, en los correspondientes idiomas nacionales, es un trabajo que hacemos directamente desde nuestra Oficina de Madrid, sin tener que recurrir a Agentes extranjeros, y que además, en línea con los servicios precedentes, también facturando únicamente por concesión nacional.

III. VIGILANCIA, DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE DERECHOS DE MARCA .-

Todos los expedientes de marcas por nosotros tramitados llevan incluido un servicio integral de vigilancia desde el momento mismo de su solicitud y hasta la primera renovación, manteniendo al tanto a sus titulares durante este periodo de vigencia de cualquier incidencia que pudiera afectarles y de los ulteriores intentos de inscripción de marcas parecidas o perjudiciales para sus intereses. Producida la renovación de cada expediente, el servicio se prorroga automáticamente hasta la próxima renovación.

Servicio de vigilancia de carteras de marcas.-

La vigilancia de carteras de marcas consiste en el control de los expedientes integrantes de las mismas, en cuanto a incidencias y plazos de mantenimiento, y, especialmente, en el seguimiento de marcas parecidas o prohibidas, manteniendo a los titulares al tanto de todas las nuevas solicitudes de registro de signos distintivos que, por ser idénticos o similares con cualquiera de las marcas vigiladas, o por estar incursos en determinadas prohibiciones registrales, puedan causarles un perjuicio en su mercado de actuación, y frente a los que, por tanto, puede ser conveniente presentar oposición a su concesión.

De esta manera, cuando va a vencer un plazo o cuando se detecta alguna de dichas solicitudes de signos conflictivos con respecto a una marca vigilada, enviaremos al cliente titular el correspondiente aviso con tiempo suficiente para decidir, incluyendo en el caso de parecidos, una valoración de posibilidades de que la nueva marca sea denegada por oposición. Además, con independencia de los avisos enviados, el servicio también incluye información periódica por e-mail del estado de situación de la cartera, a iniciativa nuestra o en respuesta de una petición concreta (véase carteras de propiedad industrial / marcas).

Renovación de registros.-

Renovación de registros de marcas nacionales, nombres comerciales, marcas comunitarias y marcas internacionales, en este último caso para todos o parte de los Estados inicialmente designados, solicitando y tramitando los procedimientos hasta la resolución de los expedientes, estando incluido en el servicio la vigilancias de las marcas por un nuevo periodo de diez años.

Oposiciones frente a solicitudes de marcas conflictivas.-

Encontrada una solicitud de registro de signo distintivo considerada perjudicial para los intereses de cualquiera de nuestros clientes, bien por ser confundible con uno de sus signos prioritarios o por tener unas características ventajosas que le hacen inapropiable a modo exclusivo, procedemos, tras instrucción expresa del aquél, a formular la oportuna oposición, haciendo uso del derecho otorgado por la marca en defensa de la misma.

Presentamos oposiciones frente a solicitudes de marcas nacionales e internacionales designando España, estudiando cada caso, preparando pruebas y escritos de alegaciones y prosiguiendo los procedimientos impugnado hasta su resolución.

Presentamos igualmente oposición frente a solicitudes de marcas comunitarias, intentado primero persuadir al solicitante para que retire o limite convenientemente su solicitud en periodo de “cooling off”, y, de no conseguirse esto, interviniendo en la fase contradictoria del procedimiento en el idioma exigido.

Acciones de nulidad contra marcas comunitarias.-

En caso de que una marca comunitaria haya sido registrada pese a la existencia de derechos prioritarios sobre el correspondiente distintivo, en base al cual por cualquier motivo no se presentó la oportuna oposición, aprovechamos la posibilidad que otorga el sistema comunitario de poder ejercer una acción de nulidad en vía administrativa contra la concesión.

Vigilancia, defensa y conservación en países extranjeros.-

El servicio de vigilancia de marcas españolas, comunitarias e internacionales designando España más arriba especificado, le hacemos igualmente extensible para las marcas que afectan a países extranjeros. En la mayoría de los casos, el control de plazos y seguimiento de parecidos es realizado por nuestros Agentes corresponsales en los diferentes países, de quienes recibimos los correspondientes avisos. Estudiado el objeto de cada aviso recibido, damos las oportunas instrucciones para que dichos Agentes colaboradores procedan a realizar el trámite o acción procedente, previa información y consentimiento del cliente titular.

IV. CESION Y LICENCIAS DE MARCAS .-

Cuando se trata de vender o licenciar el derecho sobre una solicitud o registro de marca o nombre comercial, ofrecemos un servicio completo que no se limita a la necesaria inscripción del instrumento de la transferencia en el correspondiente Registro de la propiedad industrial, sino que, en los casos que así lo requieren, llevamos a cabo la negociación y elaboración de los contratados de transferencia previo entre partes, pensando siempre en los intereses de nuestros representados.

Por otro lado, al margen de los diferentes tipos de transmisiones que pueden tener lugar con los signos distintivos, los datos registrales relativos a los mismos pueden ser objeto de variaciones que deben quedar reflejadas en los correspondientes expedientes, por lo que también realizamos los trámites relativos al cambio de nombre y/o dirección del solicitante o titular.

Preparación y negociación de contratos.-

Preparación y negociación de los contratos de cesión o licencia de derechos de marca que mejor respondan a los intereses de cada cliente, que en el caso de licencias, podrá ser para todo o parte del ámbito territorial de protección, afectando a unos o a todos los productos o servicios, y en condiciones de exclusividad o no exclusividad.

Inscripción registral de los instrumentos de cesión o licencia.-

Solicitud y tramitación de los instrumentos de cesión, licencia u otras modalidades de transferencia de derechos sobre signos distintivos en la OEPM (marcas y nombres comerciales españoles), la OAMI (marcas comunitarias) y la OMPI (marcas internacionales).

Cambio del nombre y/o dirección del titular.-

Solicitud y tramitación de la inscripción registral de los cambios de nombre y/o dirección de titulares de marcas y nombres comerciales, ya sean empresas o particulares.