I. INFORMACIÓN TECNOLOGICA Y ESTUDIOS PREVIOS. ASESORAMIENTO.-

A la información tecnológica siempre la hemos dado una importancia especial, ya que la consideramos clave para que el proceso de solicitud de una patente concluya con éxito y porque la entendemos como un servicio de apoyo a la actividad de I+D y a la política de innovación de las empresas y centros de investigación.

Nuestra dedicación en este campo nos permite de entrada realizar búsquedas orientativas de anterioridades en relación con cualquier invención que vaya a ser objeto de una solicitud de patente o modelo de utilidad, que luego, una vez que estamos trabajando con la solicitud, serán complementadas con investigaciones más profundas. No obstante, si el solicitante requiere de una previsión de patentabilidad más fiable, o incluso de un dictamen de la viabilidad comercial de su invención, entonces debe decidirse por uno de nuestros informes técnicos especializados: los informes nacional e internacional de tecnología patentada, y el informe de perspectiva tecnológica, los cuales pueden ser complementados con un estudio de estimación de costes para patentar a nivel internacional.

De esta manera, estamos hoy en disposición de dar respuesta a las tres cuestiones fundamentales que una empresa se plantea a la hora de patentar: saber si la patente va a poder ser conseguida, lo que le supondrá en tiempo y costes, y si luego va ser realmente rentable su explotación en el mercado.

Al margen de esta necesidad de investigación previa a toda solicitud, las empresas requieren frecuentemente de información técnica con diferentes finalidades, que van más allá de la documentación necesaria para llevar a cabo cualquier proyecto de I+D o mantenerse al corriente de las novedades en su sector. Este es el caso, por ejemplo, de la adquisición de tecnología patentada como alternativa a la I+D propia, o saber si la comercialización de un determinado producto puede suponer una violación de derechos anteriores, o en que media determinadas patentes conocidas pueden ser un obstáculo real para dicha comercialización. Sabedores de estas situaciones, hemos complementado los servicios clásicos sobre el estado de la técnica y de vigilancia, con dos informes adicionales (tecnología disponible e infracción-libre explotación) que den una rápida respuesta a las mismas.

En definitiva, los servicios de información tecnológica y estudios previos que prestamos, son los siguientes:

Informes de patentes por titular.-

Frecuentemente resulta interesante conocer la cartera de patentes, caducadas y en vigor, de una determinada empresa o particular.

Informes de tecnología patentada.-

Estos informes técnicos son realizados en base a una elaborada estrategia de búsqueda y a medida de las necesidades del destinatario, contemplándose en principio cuatro finalidades tipificadas: solicitud de patente (determinación de novedad y posible patentabilidad), seguridad jurídica (determinación del ámbito territorial internacional de libre explotación), estudio del mercado o competencia (investigación de empresas y sectores), desarrollo de nuevo producto o proceso (I+D), o valoración de tecnología, ofreciendo en cualquier caso un alto nivel de precisión y exhaustividad en relación con la cuestión planteada, al recuperarse todas las patentes relevantes existentes sobre la misma, agrupadas por familias, así como las citas de aquellos otros documentos que pueden ser considerados de interés. Incluyen un análisis y valoración de resultados, según la finalidad prevista.

Existen dos tipos de informes: uno nacional, en base únicamente a la tecnología patentada en España, y otro internacional, que contempla el estado de la técnica mundial, incluyendo literatura no patente, en función de lo cual varía también su precio.

Informes de patentes disponibles.-

Estos informes están pensados para aquellos solicitantes cuyo interés estriba en la adquisición o licencia de tecnología patentada para su explotación en exclusiva y con garantías en territorio español, lo cual es en ocasiones una buena alternativa al laborioso proceso de investigación propia. Recogen las patentes que responden a la demanda del destinatario, con especial mención de las que son objeto de ofrecimiento de licencia, junto con una valoración de las mismas.

Informes de infracción de derechos de patente.-

En otras ocasiones, lo que una empresa quiere saber es si el producto o técnica que está introduciendo en el mercado o aplicando en su proceso de producción, haya sido patentado o no, puede vulnerar derechos de patentes anteriores y la medida en que esas patentes pueden tener capacidad real de prohibir dicha explotación, especialmente en el incómodo caso de que una reclamación de infracción hubiera sido ya ejercida.

Ante esta problematica, nuestros informes de infracción son la respuesta y el argumento para el empresario sobre la decisión a tomar en cada caso concreto, que normalmente responden a una de estros fines: seguridad jurídica (ante una notificación de tercero requiriendo la prohibición de la explotación), viabilidad jurídica (valoración de posibilidades de éxito ante la interposición o contestación de una demanda judicial por violación de derechos de patente), o prueba en litigios de infracción (dictamen pericial).

Informe de perspectiva tecnológica.-

Muchas veces, el dilema sobre patentar o no patentar, especialmente cuando se mira hacia el exterior, radica más en la aplicación y posibilidades de negocio que tiene la invención en cuestión, que en el hecho de que cumpla con los necesarios requisitos de patentabilidad.

Con los informes de perspectiva tecnológica tratamos de ver si realmente compensa invertir en una patente; valorando, por un lado las posibilidades de que esa patente pueda ser conseguida y, por otro, la viabilidad del proyecto en que se fundamenta.

Boletines de alerta tecnológica.-

A diferencia de los informes de tecnología patentada, basados en búsquedas retrospectivas sobre una cuestión concreta, mediante el servicio de alerta tecnológica se rastrean todas las nuevas solicitudes de patentes y modelos de utilidad que van siendo publicadas en España o en el mundo sobre un tema o área técnica de interés. Los resultados son presentados en un boletín anual o semestral con las referencias bibliográficas y los documentos completos (estos en disquete o CD) de las nuevas publicaciones, junto con un análisis y valoración de las mismas, que incluye un índice por familias de patentes y centros solicitantes, lo cual permite a las empresas tener conocimiento tanto de las tendencias en I+D de su sector, como de los movimientos del mercado y de la competencia.

Informes de estrategia y estimación de costes para patentar en el exterior .-

El objetivo de los estudios de estrategia y estimación de costes es ofrecer la mejor alternativa en términos de seguridad jurídica y minimización de costes y requerimientos administrativos, para patentar una determinada invención a nivel internacional, teniendo en cuenta siempre la finalidad perseguida con la patente. Los correspondientes informes incluyen una estimación de los plazos y costes (tasas oficiales y honorarios profesionales aproximados) del procedimiento propuesto, siendo especialmente útiles en el caso de que el interesado quiera acogerse a alguna de las ayudas o subvenciones que actualmente están concediendo las Administraciones públicas por la internacionalización de las empresas o el fomento de patentes en el exterior.

II. OBTENCIÓN DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD A NIVEL MUNDIAL.

Elaboración de las memorias técnicas de patentes.-

La información aportada por los inventores y la recabada de las investigaciones y estudios previos realizados, nos sirve de base para preparar toda la documentación integrante de la memoria técnica de cada solicitud de patente o modelo de utilidad (descripción, reivindicaciones, planos y dibujos, etc.). En unos casos, nos limitamos a revisar y completar la documentación recibida conforme a la normativa, pero en otros muchos es necesario redefinir y desarrollar una idea inventiva para que realmente pueda llevarse a cabo.

La correcta redacción de una memoria de patente es fundamental para que el posterior procedimiento termine con éxito, tanto en lo que respecta a los aspectos formales como en cuanto a las cuestiones de fondo, con una descripción del invento suficientemente detallada y un juego de reivindicaciones donde quede perfectamente delimitado el alcance de la protección. En la práctica, al ser cada vez mayor el número de invenciones protegidas, el que un nuevo producto, sistema o proceso industrial puede ser patentado depende más de la forma en que sea planteado y reivindicado en la solicitud, y posteriormente modificado en función de las anterioridades y objeciones señaladas, que del nivel de desarrollo de la solución aportada por el inventor. Por eso, nuestro trabajo está enfocado a presentar el invento de la forma adecuada para que termine en patente.

Solicitud y tramitación de los procedimientos, con intervención en las fases de oposición y de observaciones de terceros.-

Preparada el resto de documentación integrante de la solicitud de patente y una vez presentada ésta, estamos al tanto de todos los plazos e incidencias que afectan al expediente durante su tramitación, así como de los requerimientos de los examinadores, dando oportuna respuesta o solución a los mismos.

La valoración de los informes de búsqueda, modificando convenientemente las memorias, o la contestación a las objeciones oficiales y oposiciones de terceros, titulares de patentes o modelos anteriores, son trabajos complejos que requieren de un buen hacer profesional, pero que nosotros, coherentes con nuestra idea de servicio orientado resultados, estamos ya facturando por resoluciones a favor.

Protección internacional de las invenciones.-

Si por la importancia de los resultados de un trabajo o proyecto de investigación, o por el mercado de actuación, el solicitante desea obtener protección en varios países del mundo, procedemos a patentar su invención a nivel internacional.

Para ello, lo más frecuente es extender la cobertura de una patente o modelo de utilidad español en tramitación dentro del año de prioridad, pero en ocasiones también puede procederse a solicitarla de primeras para el ámbito territorial objetivo. En cualquier caso, la protección internacional puede llevarse a cabo bien directamente en cada país (vía directa nacional) y/o aprovechando las posibilidades otorgadas por los Convenios internacionales (vía patente europea, PCT o euro-PCT), lo cual es función de varios factores que son evaluados en un estudio previo de estrategia y estimación costes.

Patentes europeas.-

El recurrir a la solicitud de patente europea ante la EPO para proteger una invención en todos o varios de los países parte del Convenio ofrece la posibilidad de conseguir una patente “fuerte” y global para todos esos Estados, y en menor tiempo que si se recurre al sistema PCT; ahora bien, esta vía conlleva un coste elevado y el riesgo de que si el nuevo producto o proceso carece del nivel inventivo necesario, no se conseguirá la patente para ninguno de dichos países.

Si esta es la alternativa elegida para proteger una invención a nivel europeo, una vez elaborada la memoria técnica de patente europea, en idioma inglés, procedemos a solicitar y tramitar en este idioma el procedimiento previo a la concesión, respondiendo en todo momento a las objeciones de los examinadores y haciendo las modificaciones que sean convenientes en la solicitud para que el procedimiento concluya con éxito.

Si después de conseguida la patente, su concesión es impugnada por terceros en el plazo estipulado para ello, nos encargamos de la defensa de la misma para que la concesión sea finalmente ratificada. En esta fase de oposición recurrimos frecuentemente a nuestras bases de datos de conflictos similares que demuestran la validez de la patente en cuestión.

Solicitudes internacionales PCT

El sistema PCT, formado por una fase común internacional y una posterior fase nacional o regional (euro-PCT), es un medio muy ventajoso para patentar a nivel mundial sin asumir grandes riesgos en cuanto a costes no conducentes a concesión de patentes, especialmente por las recientes modificaciones introducidas en el mismo, con ampliación del plazo de entrada en fase nacional sin necesidad de solicitar examen preliminar y con la inclusión de una opinión sobre los requisitos de patentabilidad en el Informe de búsqueda.

Utilizar esta vía supone presentar una solicitud con efectos en todos los países y organizaciones del mundo, y tramitar el Capítulo I de la fase internacional. El resultado del informe de búsqueda emitido durante esta primera parte del proceso nos sirve para aconsejar al inventor o titular sobre la forma más conveniente de proceder en función de sus intereses. Si la opción elegida es continuar con el Capitulo II, es frecuente el tener que responder a las opiniones escritas de las Administraciones e introducir modificaciones en la solicitud, con el fin de dotarla de una mayor consistencia para que las patentes buscadas sean finalmente concedidas.

Fase nacional o europea de los procedimientos PCT.-

La fase nacional o regional (europea) del PCT sigue a la fase la internacional y en ella se tramita la solicitud en las Oficinas de los Estados contratantes designados o elegidos, o ante cada Oficina que actúa por los mismos (caso de la EPO), siendo estas Administraciones las que deben decidir sobre la concesión final de la patente en su ámbito territorial.

Nuestro trabajo consiste aquí en realizar los actos necesarios ante cada una de dichas Oficinas para que la entrada y tramitación de la solicitud PCT sea efectiva en las mismas. Para ello, a no ser que la solicitud se tramite ante la EPO, es necesario contar con la colaboración de nuestros Agentes corresponsales en otros países, quienes están al tanto de todas las incidencias de que es objeto la solicitud en su tramitación nacional. Estos Agentes sólo llevan a cabo la obligatoria intermediación en cada una de las Oficinas de patentes extranjeras, pero en base a una solicitud convenientemente elaborada y modificada por nosotros, lo que también supone un ahorro de costes para el cliente.

III. VIGILANCIA, DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE DERECHOS DE PATENTE.-

Desde que una patente o modelo de utilidad es solicitado y, especialmente, cuando la correspondiente invención esta siendo aplicada o introducida con éxito en el mercado, es importante preservar el derecho de prioridad adquirido con esa solicitud frente a solicitudes posteriores de protección para invenciones similares que, de no intervenirse a tiempo en los correspondientes procedimientos, pudieran adquirir derechos que a la postre implicarían el tener que entrar en litigios de nulidad.

Por este motivo, ofrecemos a nuestros clientes un servicio de vigilancia de aquellas patentes que tienen para ellos un interés especial, manteniéndoles al tanto de cualquier solicitud de protección sobre una invención similar que pudiera estar tramitándose en España, para poder así ejercer las oportunas acciones administrativas previstas frente a la misma, conducentes a su retirada o denegación.

Al margen de esta vigilancia opcional, todos los expedientes de patentes y modelos de utilidad por nosotros tramitados llevan un servicio de mantenimiento incluido, de modo que una vez conseguidos los correspondientes títulos, sus propietarios quedan liberados del control de plazos y realización de los trámites necesarios para conservarlos en vigor, las anualidades, los certificados de explotación o las licencias de pleno derecho.

Servicio nacional de vigilancia.-

El servicio de vigilancia de una determinada patente o modelo de utilidad consiste en el seguimiento de todas las nuevas solicitudes que van siendo publicadas con efectos en España en relación con la invención en cuestión, de modo que cuando se detecta una que se considerada potencialmente conflictiva con la prioritaria, se envía el correspondiente aviso a su titular para que decida sobre si presentar observaciones o formular una oposición que termine con su denegación. Estos avisos llevan una valoración de posibilidades y recomendaciones al respecto.

Con independencia de los avisos de parecidos enviados, este servicio incluye un informe anual de alerta tecnológica, que recoge todas las solicitudes de patentes publicadas en España durante el último año que han sido visionadas dentro del campo técnico controlado, lo que permite al destinatario mantenerse al tanto de los últimos desarrollos producidos.

Oposiciones frente a solicitudes de patentes conflictivas.-

Detectada una solicitud de patente o modelo de utilidad para una invención que vulnera derechos prioritarios de propiedad industrial, basta la autorización del titular de los mismos para que presentemos las oportunas observaciones a esa solicitud o nos personemos en el correspondiente procedimiento para formular oposición contra su concesión, dependiendo una u otra acción fundamentalmente del tipo de procedimiento seguido.

Oposiciones frente patentes europeas consideradas conflictivas también son presentadas, actuando en este caso directamente ante la Oficina Europea de Patentes de Munich.

Mantenimiento de los expedientes.-

Para conservar el derecho de exclusión otorgado por una patente, su titular debe cumplir con dos obligaciones: pagar unas tasas anuales de mantenimiento y explotar la invención patentada, bien por sí, o a través de terceros autorizados en régimen de licencias.

Nuestro servicio de mantenimiento de derechos de patente está orientado a que los titulares de los mismos puedan cumplir con las señaladas obligaciones sin tener que preocuparse de ello, ya que somos nosotros quien nos encargamos de controlar los plazos para el pago de las tasas anuales y la realización de los trámites que en cada caso son necesarios para justificar la explotación de la invención, que unas veces será a través de expedientes de puesta en explotación y otras mediante el ofrecimiento de licencias de pleno derecho, para después, una vez avisado el cliente y recibida su autorización, proceder a su pago o realización.

El control de plazos y trámites precisos es un servicio gratuito, incluido en el servicio de solicitud de una patente o modelo de utilidad; lo que lleva un coste en este caso es el pago de las tasas y la realización del trámite requerido.

IV. Reglamentación y transferencia de tecnología.-

Los servicios que prestamos no se quedan en proteger las invenciones industriales mediante la obtención de patentes y modelos de utilidad, sino el ofrecer a los empresarios e inventores que lo demandan un servicio complementario que les ayude a poner sus nuevos desarrollos en el mercado, bien por si mismos, para lo cual es frecuentemente necesario que el nuevo producto o proceso cumpla con normativa de obligado cumplimiento o cuente con una certificación de las buenas cualidades anunciadas, o través de terceros autorizados, siendo en este otro caso necesario un ofrecimiento y negociación previa que se traduzca en un acuerdo de transferencia.

Con este fin, asesoramos e intervenimos en la homologación-certificación de la tecnología desarrollada, o en su transferencia a terceros mediante acuerdos de cesión o licencias, tratando en definitiva, de que cada patente resulte rentable para su titular.

Intermediación para la homologación-certificación de un nuevo producto o proceso industrial.-

Ofrecemos asesoramiento sobre la necesidad de homologación o certificación del nuevo producto, aparato o proceso objeto de patente, con vistas a su comercialización o aplicación industrial en regla, revisando para ello las normas y especificaciones técnicas de obligado cumplimiento, así como los controles de calidad recomendados para cada caso concreto.

Gestionamos asimismo el preceptivo marcado oficial o certificado de calidad o idoneidad técnica en servicio, a través, en su caso, del Organismo de control competente o Laboratorio acreditado para su emisión (Marcado “CE”, DIT, etc.).

Intermediación en la transferencia de tecnología.-

En las operaciones de transferencia de tecnología nos involucramos en la totalidad de cada proceso. Ello implica la elaboración de ofertas tecnológica, en base a valoraciones de patentes y know-how según los criterios y métodos comúnmente aceptados, la preparación y negociación de los contratos de transferencia, y una vez alcanzados los acuerdos, la gestión de los documentos públicos y la inscripción registral de los instrumentos de cesión o licencia de las patentes y demás derechos de propiedad industrial. Además, en los licenciamientos no tenemos inconveniente en gestionar la recaudación periódica de los royalties estipulados.

Para el caso de demandas de patentes o modelos de utilidad por parte de nuestros clientes que respondan a un perfil determinado, cuya búsqueda da lugar a un Informe de tecnología disponible, nos encargamos de gestionar las preceptivas licencias obligatorias o licencias de pleno derecho, según el régimen en que se encuentre la patente en cuestión, interviniendo si es preciso en la negociación entre partes.