1. Protección de la tecnología por patentes.-

La Patente de Invención y el Modelo de Utilidad.-

Para la protección de la innovación tecnológica, manifestada en nuevos productos, aparatos, maquinas, procedimientos o métodos de fabricación, o en perfeccionamientos o mejoras de los mismos, el Estado otorga dos títulos de propiedad industrial de carácter temporal: la patente de invención (20 años) y el modelo de utilidad (10 años).

La patente de invención reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada en todo el territorio nacional por un periodo 20 años, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular, a cambio de la publicación del invento o nuevo desarrollo para el general conocimiento.

El modelo de utilidad protege invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por Patentes, caracterizadas por dar a un objeto (dispositivo, instrumento o herramienta) una configuración o estructura de la que resulte alguna ventaja prácticamente aplicable para su uso o fabricación. El alcance de la protección es similar al conferido por la Patente, si bien su duración es sólo de diez años.

Un nuevo o mejorado producto o proceso es protegido por patente (o, en su caso, por modelo de utilidad), fundamentalmente con dos objetivos: Bien para introducirlo en el mercado con seguridad y sin competencia, recuperando así la inversión realizada en I+D, o bien, si no se dispone de los medios adecuados para su producción-distribución o puesta en marcha con las mejores garantías, transmitir total o parcialmente el derecho de propiedad industrial adquirido a una empresa capacitada para ello mediante una beneficiosa operación de transferencia de tecnología.

La patente tiene, pues, dos funciones inmediatas: la protección de la innovación y la transferencia de tecnología, a las que hay que añadir una tercera como contrapartida del derecho adquirido: la información técnica, la cual enriquece el patrimonio tecnológico del país, estimulando la I+D para tratar de lograr con posteriores avances productos y procesos aún mejores y más baratos.

De dichas tres funciones de la patente, la primera, la de protección de la innovación , es la más importante e inmediata, habida cuenta de que las creaciones empresariales, como es el caso de las invenciones industriales, sólo dejan de ser libres si cuentan con derechos de exclusividad derivados de títulos de propiedad industrial.

Si una empresa no contara con una patente protegiendo un nuevo producto, aparato o proceso industrial, esta empresa podría perfectamente utilizar, comercializar y, en general, explotar su invención; ahora bien, la protección otorgada a la misma sería prácticamente nula (salvo la derivada del secreto industrial), pudiendo cualquier competidor utilizar, comercializar y explotar el mismo producto o procedimiento en su beneficio.

Por tanto, no es necesario ser el titular de una patente sobre una invención para poder explotarla, pero sólo la patente la protege otorgándola el monopolio de explotación.

Ámbito territorial de la protección.-

El referido derecho de exclusividad conferido por la patente, se circunscribe al territorio nacional o supranacional para el cual la patente ha sido solicitada y concedida.

Si se solicitara una patente para un determinado desarrollo tecnológico ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, el derecho otorgado por la solicitud y, en su caso, por la posterior concesión de la patente cubriría únicamente a todo el territorio nacional, no contando con protección dicha tecnología fuera de nuestras fronteras, donde podría ser explotada por cualquiera, aunque no patentada, porque, en principio, ninguna futura patente podría ya concederse, al haberse quebrado con la publicación de la solicitud española el requisito de novedad mundial necesario para patentar una invención idéntica o similar.

Los Convenios internacionales y el derecho de prioridad.-

El ámbito territorial de validez de las patentes implica, en principio, el que para extender la protección fueras de nuestras fronteras haya que solicitar una patente en cada uno de los países a que se desea llegar.

Sin embargo, en la actualidad, a través de los Convenios internacionales, existe la posibilidad de utilizar otras vías alternativas a la solicitud directa en los diferentes Estado (vía nacional) para conseguir patentar a nivel internacional y que evitan el tener que ir país por país depositando solicitudes, cada una con sus requerimientos particulares, con el consiguiente ahorro en trámites y costes.

Entre tales Acuerdos destacan, desde la perspectiva española, estos tres: a) El Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE), mediante el cual, presentando una solicitud de patente europea y siguiendo un procedimiento común, se puede conseguir un haz de patentes en los Estados europeos designados, con los mismos efectos que las patentes concedidas por cada uno de ellos; b) el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), a través del cual, presentando una solicitud internacional que es sometida a una búsqueda internacional con dictamen de patentabilidad, se consigue un haz de solicitudes nacionales ante los Estados designados o elegidos (entre más de cien de todo el mundo), donde continuarán el procedimiento bajo unas normas comúnmente aceptadas; y, c) el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, introductor del derecho de prioridad, que supone el disponer, sobre la base de una primera solicitud de patente, del plazo de un año para extender la protección a otros países manteniendo la primera fecha de depósito.

Estrategias para la protección internacional.-

De esta manera, si se desea obtener una patente en varios países del mundo, antes de solicitarla en cada uno de esos países suele ser recomendable comenzar presentando una solicitud únicamente en España, lo que permite, en virtud del derecho de prioridad, que con sólo un coste reducido se disponga del plazo adicional de un año para completar datos sobre las posibilidades reales de explotación rentable de la invención, para buscar y negociar fuentes de financiación, etc. Después, si la decisión de patentar es firme, se procederá a extender la protección a los países finalmente elegidos, utilizando para ello las vías nacionales, la vía europea, la vía PCT, y/o la vía mixta euro-PCT.

En ocasiones puede interesar más, sin embargo, ir directamente a una solicitud internacional PCT, especialmente si se quiere disponer de un informe oficial de anterioridades con más prontitud, o a una patente europea, si se quiere apostar por una concesión en menor tiempo.

En todo caso, la decisión sobre el camino a seguir para patentar en diferentes países esta en función del nivel inventivo y grado de desarrollo de la invención, la finalidad perseguida con la patente y el ámbito geográfico de protección, en base siempre a criterios de seguridad jurídica y minimización de costes y trámites administrativos.

2. Los requisitos de patentabilidad.-

Para que una invención pueda ser patentada en un determinado país o ámbito territorial tiene que cumplir con una serie de requisitos, además de no incurrir en una serie de prohibiciones y exclusiones a la patentabilidad.

Novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.-

Los requisitos de patentabilidad de una invención en la normativa española y europea, así como en todas las legislaciones de los países desarrollados, son tres:

1) Novedad mundial, la cual depende de la inexistencia en todo el mundo de una divulgación (patente anterior, publicación científica, conferencia, tesis doctoral, comunicado, etc.) que contenga lo reivindicado en la solicitud de la patente; divulgación que, conocida como anterioridad, forma parte del estado de la técnica.

2) Actividad inventiva, en el sentido de que la invención no debe resultar del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia; y,

3) Aplicación industrial, para lo cual es necesario que el objeto inventivo pueda ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluido la agrícola.

Para predecir si el producto, aparato o procedimiento resultante de una actividad de I+D cumple con los requisitos de novedad y actividad inventiva se requiere de un estudio particular, en base a una búsqueda informatizada de anterioridades en el correspondiente sector técnico a nivel mundial, que no sólo se limita a patentes y solicitudes de patentes existentes, sino que se extiende a todas las divulgaciones hechas sobre la cuestión técnica por cualquier medio.

Si bien los señalados requisitos de patentabilidad de una invención, incluidos las exclusiones y prohibiciones que más abajo se comentan, son comunes en casi todas las legislaciones de propiedad industrial, en la práctica, la exigencia de los mismos en los procedimiento de concesión de patentes varían en las distintas Oficina nacionales y regionales, por lo que una misma tecnología puede ser patentada en un país, como por ejemplo España, donde por el procedimiento general de concesión no se examina la actividad inventiva, y no serlo en otro, como por ejemplo Estados Unidos, donde una patente se otorga tras superar un riguroso examen de fondo.

Diferencia entre modelo de utilidad y patente.-

Una de las diferencias del modelo de utilidad con respecto a la patente estriba en la menor exigencia de dichos dos primeros requisitos de patentabilidad para que la correspondiente invención pueda ser protegida por esta otra modalidad de propiedad industrial, ya que la novedad requerida es sólo a nivel nacional (en España) y basta que la invención no resulte de una manera “muy evidente” del estado de la técnica.

Prohibiciones y exclusiones.-

Además de los tres requisitos que tiene que cumplir toda invención para poder conseguir una patente (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial), hay una serie de prohibiciones y exclusiones de patentabilidad comúnmente admitidas, es decir, una serie de invenciones que no pueden ser objeto de patente por razones políticas o éticas (prohibiciones; como las variedades vegetales o las razas animales), y una serie de supuestos de invenciones que, o bien ni si quiera pueden ser consideradas como tales, o no son susceptibles de aplicación industrial (exclusiones; como las teorías científicas y los métodos matemáticos, las obras literarias o artísticas, o los programas de ordenador).

El régimen de secreto de la invención a patentar.-

Debido, precisamente, a la condición de novedad que se exige a una invención para que pueda ser patentable, cualquier divulgación que se haga de la misma con anterioridad a la solicitud de la patente, en cualquier parte y por cualquier medio de la que quede constancia, podría provocar la denegación de la patente.

Si un inventor o persona legitimada contempla la posibilidad de solicitar una patente para una nueva tecnología desarrolla, debe procurar mantenerla en el mayor secreto posible hasta que se produzca el depósito de la solicitud en el Organismo competente, evitando su divulgación a través de los medios habituales, como publicaciones en revistas especializadas, catálogos comerciales, exposiciones, congresos, etc., ya que, si en el Informe de búsqueda emitido durante el procedimiento de concesión una divulgación de dicha tecnología apareciese como anterioridad, la patente podría ser denegada.

Un caso particular lo constituye la primera divulgación de una invención en exposiciones oficiales, la cual puede quedar fuera del estado de la técnica aplicable si con la solicitud de patente se reivindica la prioridad de exposición de la forma establecida.

3. Procedimientos de obtención de patentes. El caso de España.-

Los procedimientos de concesión de patentes varían según los países, pero actualmente todos pueden ajustarse a dos modelos fundamentales:

a) El de búsqueda sin examen.
b) El de examen previo.

En ambos procedimientos las solicitudes son sometidas a un riguroso examen en lo relativo a la documentación integrante de la solicitud, que debe ajustarse a lo establecido en la legislación y reglamentación especifica, y a aspectos sustanciales de las mismas, como la incurrencia de la invención en las exclusiones o prohibiciones de patentabilidad, la falta de novedad manifiesta, o el cumplimiento con la condición de unidad de invención. Sin embargo, mientras que en el primero de los procedimientos las patentes se conceden sin un examen de fondo de la novedad y actividad inventiva del objeto sobre las que recaen, así como de la suficiencia de la descripción, aunque haciendo un análisis de las anterioridades a nivel mundial que pueden afectar a dichos dos requisitos, en el procedimiento de examen previo, si se procede a realizar dicho examen tras el análisis de anterioridades, abriéndose además a un proceso de oposición, de modo que la patente sólo se llega a conceder si la invención queda perfectamente justificada.

La ventaja que tienen el primero de los sistemas es evidente; el conseguir patentar un producto, aparato o procedimiento sin grandes exigencias en cuanto a su nivel inventivo, pero si la concesión va acompañada de un informe de búsqueda en el que se señalan anterioridades relevantes, la patente podría ser anulada con posterioridad ante los Tribunales en caso de conflictos con los titulares prioritarios, además de que sería complicado conseguir un buen contrato de cesión o licencia. Por el contrario, de producirse una concesión tras examen previo, se consigue una patente “fuerte”, difícilmente anulable, y que, en su caso, abrirá las puertas a un substancioso contrato de cesión o licencia.

En la mayoría de los países desarrollados, así como en la Oficina Europea de Patentes, rige el sistema de concesión con examen previo. En el caso particular de España, desde el 1 de enero de 2001, coexisten los dos sistemas comentados de tramitación: a) El procedimiento general de concesión (con informe sobre el estado de la técnica sin examen), y b) el procedimiento de concesión con examen previo, que es opcional, establecido como procedimiento complementario y sucesivo del anterior.

Documentación de que consta la solicitud.-

Una solicitud de patente de invención ante los distintos Organismos nacionales e internacionales de propiedad industrial, consta básicamente de tres partes: a) Los formularios de la instancia de solicitud, b) una memoria técnica de patente, con parte descriptiva, juego de reivindicaciones, planos y dibujos, y c) los justificantes de tasas. También suele ser necesario incluir otros documentos complementarios, según el caso, como son los de reivindicación de prioridad extranjera, prioridad de exposición, pruebas de los dibujos, traducciones, declaraciones, etc.

La memoria es la parte más importante de la solicitud de patente, donde se delimita el alcance de la protección reivindicada, a través del juego de reivindicaciones, y donde tiene que quedar la invención perfectamente explicada en cuanto a sus fundamentos técnicos, a través de los capítulos de descripción y dibujos. Su elaboración está sujeta a una serie de normas internacionalmente aceptadas, tanto en lo relativo al contenido como al formato de presentación, tendentes a que el documento de patente publicada tengan una estructura uniforme y cumplan con su función de información tecnológica.

Solicitud simplificada.-

La fecha de solicitud de una patente corresponde con el momento (día, hora y minuto) de recepción por parte de la Ofician pública autorizada de la documentación integrante de la solicitud.

No obstante, dada la importancia de la fecha de presentación, al ser la que define el estado de la técnica anterior sobre el cual se evaluará la patentabilidad de la invención, la que da origen al derecho de prioridad y la que decide en caso de invenciones similares, existe la posibilidad de obtener dicha fecha sin presentar la totalidad de la documentación exigida y en la forma establecida, cumpliendo posteriormente con todos los requisitos.

El procedimiento general de concesión ante la OEPM.-

El procedimiento de concesión de una patente ante la OEPM comienza con la admisión a trámite de la solicitud y el otorgamiento de la fecha de presentación, siempre y cuando dicha solicitud reúna la documentación exigida, porque en caso contrario es objeto de un primer suspenso.

Admitida a trámite la solicitud y transcurridos los dos meses durante los cuales se mantiene en secreto, la OEPM procede a examinar si reúne los requisitos de forma y patentabilidad exigidos conforme a la Ley de Patentes y su Reglamento de ejecución.

Si como resultado del examen aparece que la solicitud no cumple con todos los requisitos exigidos, se declarará la suspensión del expediente, instándose al solicitante a que subsane los defectos, modifique la memoria y/o efectúe las alegaciones oportunas. Si tras el plazo otorgado persisten los defectos, la OEPM deniega la solicitud.

Una patente sobre una buena invención en cuanto a grado de novedad y actividad inventiva puede ser denegada por el hecho de que la documentación integrante de la solicitud no se ajuste a la normativa; sin embargo, ante la OEPM podría conseguirse la patente aun con carencias en alguno de los señalados requisitos de patentabilidad, siempre y cuando la documentación aportada sea y esté en la forma correcta.

Si el examen de la solicitud resulta satisfactorio o sean subsanado los defectos detectados, comienza la tramitación del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET), tras lo cual se procede a publicar la solicitud, conjuntamente con el IET o de forma separada.

A partir de aquí se debe decidirse si continuar con el procedimiento general de concesión o si pasar al procedimiento con examen previo. Para tomar esta decisión es fundamental valorar el resultado del IET, el cual da pistas sobre las posibilidades que tiene la solicitud de superar un examen de fondo. En ciertos casos, puede ser conveniente modificar la descripción y las reivindicaciones para intentar superar dicho examen.

Si se elige por continuar con el procedimiento general de concesión, el IET queda abierto a un periodo de observaciones de terceros, para después dar traslado de lo acontecido al solicitante, para que formule a su vez sus observaciones y, si lo estima oportuno, modifique reivindicaciones.

Con independencia del contenido del IET y de las observaciones de terceros, una vez finalizado el plazo para las observaciones del propio solicitante, la Oficina concederá la patente solicitada tal y como haya quedado modificada, si bien las observaciones de terceros quedarán anotadas en el expediente. La concesión lleva aparejada el pago de la correspondiente tasa, tras lo cual se expide el título oficial.

El procedimiento opcional con examen de fondo.-

Si se opta por pedir que la OEPM realice el examen de la suficiencia de la descripción, la novedad y la actividad inventiva, tal petición es publicada en el BOPI para que cualquier interesado pueda intervenir en el procedimiento interponiendo oposición en el plazo de dos meses, alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para su concesión.

Si se hubieran presentado oposiciones, o del examen realizado resultara la falta de algún requisito que impida la concesión de la patente, la Oficina da traslado de todo ello al solicitante para que conteste y haga las modificaciones oportunas.

En base al resultado del examen de fondo, las oposiciones presentadas, y las alegaciones y modificaciones realizadas por el solicitante, la OEPM resolverá, concediendo o denegando la patente.

Coste de obtención de una patente en España; ayudas públicas.-

El coste que supone patentar una invención en España es variable; depende fundamentalmente de la complejidad del objeto inventivo y de la información disponible del mismo, lo que tiene reflejo en la documentación integrante de la solicitud (volumen de la memoria, número de reivindicaciones, necesidad de planos y dibujos, etc.), también de que deban aportarse certificaciones (prioridad, exposición, depósito biológico,...), del tipo de procedimiento elegido y de las complicaciones que surjan durante el mismo (objeciones oficiales, oposiciones de terceros, etc.), con los consiguientes estudios y modificaciones. Si se trata de un modelo de utilidad, el coste se reduce considerablemente, al no existir informes ni examen de fondo.

En todo caso, el solicitante también puede beneficiarse de diversas ayudas y subvenciones concedidas por las Administraciones públicas (autonómicas, estatales y comunitarias) para aliviar los gastos derivados de la solicitud y tramitación de las patentes, especialmente cuando la protección se desea extender a varios países. Por ejemplo, en el marco de las Ayudas estatales destacan los prestamos “blandos” del CDTI, dentro de los Proyectos de Promoción Tecnológica, destinados a empresas españolas que, habiendo desarrollado una tecnología novedosa, quieran explotarla en el exterior, y las Ayudas para Patentes previstas en el actual Plan Nacional de I+D+I, con el objetivo de incrementar el número de registros de patentes nacionales e internacionales.

4. Las mejoras posteriores en la invención patentada.-

Rara vez se consigue una invención acabada o perfeccionada desde el primer momento y lo normal es que el inventor se vea con la necesidad de proteger, además de la invención original mediante una patente, los desarrollos o perfeccionamientos posteriores que vayan surgiendo.

Para ello, se podría depositar una nueva solicitud que incluyese los nuevos perfeccionamientos desarrollados, pero ello conlleva un problema, ya que la novedad de esta solicitud podría verse seriamente afectada por el objeto de la patente o solicitud de patente anterior, pudiendo incluso provocar la denegación de la solicitud posterior. Para evitar esta indeseada posibilidad, se podría retirar la primera solicitud antes de su publicación, pero esto supondría perder la fecha de presentación de la invención principal.
La legislación de patentes y, en particular, la Ley española, prevé una solución a dicho problema, a través de la figura de la patente de adición, que es una solicitud de protección de los perfeccionamientos sobre una primera invención patentada o con patente solicitada.
Toda adición a una patente se integra con el objeto de la patente principal en una misma unidad inventiva para perfeccionarla o desarrollarla, de modo que la adición tendrá la fecha de prioridad que corresponda a la solicitud inicial, su duración será la misma que le quede a la patente principal, y no estará sujeta al pago de anualidades.

Una empresa S.A. no siempre debe esperar a tener una técnica completamente desarrollada y perfeccionada para patentar, ya que ello supone el mantener una invención en secreto durante excesivo tiempo, con el consiguiente riesgo, sin poder tantear el mercado con la seguridad de no ser copiado. Muchas veces es mejor presentar una primera solicitud de patente nada más se tenga el proceso básicamente desarrollado, con unas reivindicaciones amplias; posteriormente, se podrán limitar las reivindicaciones o, si el caso lo merece, proteger nuevos desarrollos o perfeccionamientos mediante la solicitud de una o varias patentes de adición.

5. Derechos y obligaciones conferidos por la patente.-

La patente confiere a su titular el derecho al disfrute exclusivo del invento durante un importante periodo de tiempo, con el consiguiente beneficio económico, reconocimiento y prestigio profesional, etc., pero a cambio, el titular debe de cumplir con tres obligaciones: 1) Divulgar la invención, por una descripción suficiente en la solicitud, 2) Pagar las tasas anuales de mantenimiento, y 3) Explotar la invención patentada.

La explotación de la invención en exclusiva.-

La patente otorga a su titular el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada en el ámbito territorial para el cual ha sido concedida por un periodo 20 años (o 10 años si se trata de un modelo de utilidad), a contar desde la fecha de la primera solicitud, bien por sus propios medios, o a través de terceros autorizados.

En el caso de patentes de medicamentos y productos fitosanitarios dicho periodo de 20 años puede prorrogarse a través de los certificados complementarios de protección.

El derecho otorgado por una Patente no es tanto el de la fabricación, el ofrecimiento en el mercado y la utilización de la tecnología objeto de la misma, que siempre tiene y puede ejercitar el titular, sino sobre todo y singularmente, el derecho a impedir a otros la fabricación, utilización o introducción del producto o procedimiento patentado en el comercio. Asimismo, imposibilitaría a cualquiera el conseguir una patente para un producto o procedimiento similar o en él fundamentado.

La protección provisional conferida por la solicitud.-

Los procedimientos de tramitación de patentes son largos. En el caso de España, el tiempo medio para conseguir una patente no sujeta al programa de concesión acelerada, oscila entre los veinticuatro y treinta meses desde la solicitud.

Obviamente, el interesado no puede esperar todo ese tiempo para empezar a obtener un beneficio por su invención, o para cerrar contratos de cesión o licencias. Por ello, al margen del derecho de prioridad conferido por la primera solicitud, la legislación de Patentes, y en particular la Ley española, reconoce al solicitante un derecho de protección provisional sobre su invención, consistente en poder exigir una indemnización de terceros por su utilización.

En efecto, a partir de la fecha de solicitud de una patente el titular goza de una protección provisional frente a cualquier tercero que lleve a cabo una utilización de la invención, siempre y cuando se le notifique la presentación y el contenido de esa solicitud. Esta protección implica el derecho a exigir una indemnización razonable si dicho tercero prosiguiera utilizando la invención entre la fecha de la notificación y la facha de publicación en el BOPI de la concesión de la patente. El citado derecho existe a partir de la fecha de la notificación fehaciente y se ejercita una vez publicada la concesión.

La necesaria divulgación de la invención.-

El Estado otorga el título de patente sobre una invención patentable a cambio de su publicación para el general conocimiento.

Esta es la primera obligación para adquirir el derecho de patente, el divulgar la invención en que recae, y esto ha de realizarse desde la propia solicitud, en la redacción de la memoria, donde, según la normativa, “la invención debe ser descrita de manera suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla.”

Ante este nivel de exigencia de la descripción, puede surgir una cierta desconfianza por parte del solicitante de poner completamente al descubierto su nuevo o mejorado producto o proceso industrial, conseguido muchas veces tras una laborioso actividad de I+D. Sin embargo, las legislaciones nacionales de la mayoría de los países, así como el Convenio de Patente Europea, permiten que existan elementos de la descripción que queden protegidos por "know-how", sin tener que concretarse en la memoria; de hecho, la legislación española exige sólo que la invención objeto de patente se pueda ejecutar, no que se pueda ejecutar de forma óptima, lo que en su caso supone, por ejemplo, el no tener que indicar las composiciones exactas del producto o las variables fisico-químicas concretas del proceso, sino que basta señalar los intervalos entre los que dichas composiciones y variables quedan comprendidos.

El pago de las tasas anuales. -

Para mantenerla en vigor una patente es preciso pagar tasas anuales a partir de su concesión, pero a partir de la tercera, porque las dos primeras anualidades quedan incluidas en la tasa de solicitud.

El importe de estas tasas se va incrementando progresivamente, desde la tercera hasta la vigésima y última.

La obligación de explotar la invención patentada; licencias obligatorias y de pleno derecho.-

La tercera obligación que tiene que asumir el titular es la de explotar la invención patentada, bien por sí o por persona autorizada por él (cesionario o licenciatario), mediante la ejecución de la misma en el territorio nacional (o comunitario) y la comercialización de los resultados obtenidos.

Según la Ley de Patentes, la explotación de la invención debe realizarse dentro del plazo de tres años desde la fecha de publicación de la concesión en el BOPI, y debe justificarse periódicamente ante la OEPM por medio de un certificado oficial emitido por el Organismo que corresponda.

Sin embargo, aunque el incumplimiento de la obligación de explotar prevista es motivo de caducidad de la patente, para el caso de los residentes en España, no puede declararse la caducidad de la patente hasta que no hayan transcurrido al menos dos años de la concesión de la primera licencia obligatoria.

En efecto, trascurridos los tres años desde la publicación de la concesión de la patente sin haberse justificado la explotación de la correspondiente invención (o sin haberse solicitado una licencia de pleno derecho), la patente entra en el régimen de licencias obligatorias, de modo que cualquier persona podrá solicitar una de estas licencias para explotar por su cuenta la invención, bajo unas condiciones contractuales fijadas por la propia OEPM. Sólo si tras la concesión de una de estas licencias, el titular obstaculizara la explotación del invento, se declararía la caducidad de la patente.

Puesto que normalmente la licencia obligatoria no es muy favorable para el titular de la propiedad industrial, por el bajo precio y unas condiciones de obligatoriedad en cuanto a la relación con el licenciatario, la legislaciones de patentes han ido introduciendo la figura de las licencias de pleno derecho.

Mediante la licencia de pleno derecho el titular de la patente hace un ofrecimiento voluntario para que, quien lo desee, haga uso de la invención patentada en calidad de licenciatario no exclusivo, declarando por escrito a la OEPM que está dispuesto a autorizar su utilización a cualquier interesado. La OEPM da difusión a estas licencias, que si son objeto de negociación entre las partes.

Las licencias de pleno derecho permiten al titular de una patente evitar su caducidad por falta de explotación, así como el encontrar licenciatarios sin la necesidad de tener que otorgar licencias obligatorias sobre su patente. Además, reducen a la mitad el importe de las tasas anuales de mantenimiento.

El ofrecimiento de estas licencias puede ser retirado en cualquier momento a iniciativa del titular de la patente, pero siembre y cuando nadie le haya comunicado hasta ese momento su intención de utilizar la invención.